Thông thường, hoạt động mua bán và sáp nhập này sẽ đánh giá rất nhiều tài sản của công ty mục tiêu (Công ty đã được chọn là một công ty bị mua lại hoặc sáp nhập), bao gồm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo các cuộc điều tra, bởi đặc thù giá trị vô hình và lâu dài, sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề khó đi đến thống nhất trong các thương vụ M&A, đặc biệt là vấn đề định giá và chuyển quyền sở hữu, do vậy việc thẩm định tính pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ trong thương vụ M&A là vô cùng cần thiết và quan trọng.
Thẩm định tính pháp lý (Legal Due Diligence) về sở hữu trí tuệ
Thẩm định tính pháp lý trong M&A là quá trình bên mua thu thập, tìm hiểu, nghiên cứu, rà soát và đánh giá thông tin về công ty mục tiêu để chỉ ra các vấn đề pháp lý có khả năng sẽ ảnh hưởng đến giao dịch mua công ty và đưa ra tư vấn phù hợp.
Một trong những vấn đề quan trọng phải được đặt trọng tâm trong thẩm định pháp lý là đánh giá quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Hoạt động này chủ yếu nhằm xác định tài sản sở hữu trí tuệ hiện có của một doanh nghiệp và xác định liệu có bất kỳ rủi ro nào đối với các quyền sở hữu trí tuệ này hay không. Ngoài ra, thẩm định pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ xác định xem tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp là độc quyền hoặc đang chia sẻ với các đơn vị khác. Chỉ khi những vấn đề này được xác định rõ ràng, người mua mới có đủ căn cứ để xác định giá trị của doanh nghiệp (quyền sở hữu trí tuệ chỉ là một trong nhiều cơ sở để đánh giá). Tuy nhiên, việc đánh giá pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ trong thực tế không đơn giản như các lý thuyết đã nói ở trên.
Thẩm định tính pháp lý về sở hữu trí tuệ trong thương vụ M&A (ảnh: staticflickr)
Vấn đề sở hữu trí tuệ từ thương vụ M&A điển hình
Đã có nhiều vấn đề về M&A phát sinh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ sau khi hoàn thành giao dịch. Trường hợp điển hình nhất là câu chuyện của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) liên quan đến việc bảo vệ thương hiệu “Agribank” sau khi đã thoái hết vốn tại công ty con.
Theo lịch sử hình thành và phát triển của AJC được công bố trên trang web của công ty, tiền thân của Công ty là Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo quyết định số 131/QĐ-NHNo ngày 28/09/1994 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.
Ngày 29/06/2007, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký quyết định số 654/QĐ-HĐQT-TCCB phê duyệt chuyển Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần. Sau khi cổ phần hóa thành công ngày 29/12/2008, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã ký quyết định số 1737/QĐ-HĐQT-CPH đổi tên từ Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam – CTCP. AJC bắt đầu hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/01/2009.
Đến ngày 08/01/2019, Agribank không còn là cổ đông của AJC nữa. Tuy nhiên, Agribank đã quên làm điều quan trọng nhất trước khi mất quyền kiểm soát tại đây, đó là thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu “Agribank” của công ty con này. Do đó, nhãn hiệu “Agribank” của ngân hàng vẫn được sử dụng trong tên công ty của công ty. Cho đến bây giờ, công ty cho biết đang sử dụng nhãn hiệu này trong tên công ty của mình với sự phản ứng gay gắt từ ngân hàng.
Ngân hàng hiện đang yêu cầu công ty từng là công ty con của mình loại bỏ nhãn hiệu khỏi tên công ty. Yêu cầu này hiện tại chưa thành công và Agribank vẫn phải dành nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để theo đuổi các biện pháp pháp lý để đạt được kết quả mong muốn.
Về mặt pháp lý, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi và bổ sung năm 2019) chỉ có các quy định và nguyên tắc chung về chuyển quyền sở hữu trí tuệ (như nội dung chính của thỏa thuận chuyển nhượng, yêu cầu đăng ký cũng như thủ tục đăng ký thỏa thuận này tại cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia) để các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện việc chuyển nhượng. Do đó, các tổ chức và cá nhân trong quá trình hoạt động kinh doanh của họ phải tự mình xác định các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo tốt nhất quyền sở hữu trí tuệ của họ.
Thương vụ M&A (Ảnh: Internet)
Lưu ý khi tiến hành thẩm định tính pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ
Thông qua một số các thương vụ M&A điển hình, có thể thấy, vấn đề pháp lý thường gặp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ thường đến từ việc công ty chưa đăng ký nhãn hiểu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; công ty con sử dụng nhãn hiệu của công ty mẹ hay thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sắp hết. Vậy, bên mua cần làm gì để tránh được những vấn đề rủi ro về pháp lý nêu trên?
Thứ nhất, công ty mục tiêu có thể đang sử dụng các tài sản trí tuệ như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Bên mua cần kiểm tra công ty mục tiêu liệu có quyền sở hữu hay sử dụng tài sản đó hay không, có được quyền sở hữu hay sử dụng tài sản trí tuệ bằng cách nào (tự mình sáng tạo hay được bên thứ ba cấp quyền sử dụng).
Thứ hai, bên mua phải đánh giá được khả năng công ty mục tiêu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức khác trong quá trình hoạt động. Thẩm định tính pháp lý cũng là để phát hiện nghĩa vụ tài chính tiềm tàng hay chưa được thực hiện của công ty mục tiêu liên quan đến tài sản trí tuệ, chẳng hạn như các khoản tiền thưởng cho tác giả của sáng chế.
Thứ ba, việc công ty mục tiêu đang cho phép bên thứ ba sử dụng tài sản trí tuệ của mình hay không cũng cần được điều tra và đánh giá kỹ lưỡng.
Tài liệu cần xem xét trong quá trình thẩm định tính pháp lý thường bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; quy định nội bộ về sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, cần lưu ý thêm với các hợp đồng chuyển giao công nghệ và hợp đông liên quan đến phần mềm máy tính quan trọng, có giá trị lớn của công ty
